EL CONTRATO DE ROYALTY O CONTRATO DE REGALÍAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y LEGISLACIÓN CHILENA E INTERNACIONAL APLICABLES. LOS CONTRATOS INNOMINADOS DEL DERECHO COMERCIAL MODERNO O CONTRATOS TECNOLÓGICOS: CONCEPTOS PREVIOS.

Se habla de contratos innominados por parte de la doctrina y la jurisprudencia para referir aquellos contratos que no están regulados y estudiados en nuestro Código Civil y que, eventualmente, sólo son tratados tangencialmente por otras normas de carácter comercial, bancaria o especial.

Son contratos que en general resultan del desarrollo comercial internacional, de las relaciones comerciales a nivel mundial y del derecho comparado y que tienen estrecha relación con el desarrollo científico y tecnológico acelerado que experimenta la sociedad humana a nivel planetario.

Por esta razón los autores los denominan contratos tecnológicos.

Por otro lado, son contratos que provienen en su gran mayoría de la legislación anglosajona, razón por la cual su adaptación a nuestro sistema jurídico contractual resulta un proceso difícil y muchas veces forzado debido a la gran diferencia que existe entre ambas tradiciones de derecho.

Se trata de contratos respecto de los cuales son aplicables, en todo caso, los principios, categorías y conceptos constitucionales y legales establecidos en nuestra normativa, aun cuando la mayoría de las veces dicha aplicación sea sólo parcial debido a la especial naturaleza de los mismos y a que provienen, como se dijo, de una tradición jurídica muy disímil a la nuestra.

No obstante lo anterior, el proceso de globalización política, económica, comercial y también jurídica que vive el mundo, que se transforma paulatinamente en una especie de aldea global, obliga a efectuar un esfuerzo de estudio y adaptación importantes que permita a nuestro derecho integrarse sin mayores traumatismos a las nuevas modalidades de intercambio, trafico y transferencia de tecnología en la actualidad.

2. Algunos conceptos relacionados con los contratos tecnológicos: ciencia, tecnología y transferencia tecnológica.

Debido a la naturaleza tecnológica de los contratos innominados, como quedó dicho, es necesario referir, aunque sea de manera somera, los conceptos indicados precedentemente a fin de poder abordar de manera adecuada el tema de este trabajo.

Es así como, aún cuando los autores no se han puesto de acuerdo totalmente sobre las diferencias existentes entre ciencia y tecnología, don Nelson Reyes Soto, en su Curso de Filosofía del Derecho (Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Derecho, 1992) entiende por ciencia “... todo conocimiento general, sistemático, cierto, capaz de ser demostrado y demostrable, que conduzca a una ley general.”. Es decir se trata no de cualquier conocimiento del hombre sino de aquél de carácter general, sistemático, cierto, demostrado o demostrable por métodos empíricos de investigación y que conduce a la enunciación de una ley general, universalmente válida.

Por su parte la tecnología ha sido definida por don Jaime Lavados G. y don Raúl Cañas C., en “Tecnología, gestión y desarrollo: aspectos básicos generales” (Serie Manuales I&D, N°1, “Gestión tecnológica y desarrollo”, CINDA, Santiago, 1988) como “... el dominio de un conjunto de conocimientos que pueden ser empleados en la producción de un bien... un insumo necesario para producir y comercializar, y por tanto... un objeto de comercio...”. Dicho concepto recoge las características esenciales de la tecnología, esto es su universalidad, transmisibilidad, comerciabilidad y su carácter social, a lo cual se deben agregar igualmente su carácter acumulativo en relación al desarrollo, su irreversibilidad, su dinamismo y accesibilidad por medio de la transferencia tecnológica.

Por último, es importante señalar también, a fin de acotar el objeto de los contratos tecnológicos, un concepto de transferencia tecnológica la cual es definida como “... el flujo de contenido tecnológico, de un país a otro o dentro de las fronteras de ellos, así como la concesión del uso o la autorización de explotación de sistemas comerciales, marcas, patentes, diseños industriales, licencias y, en general, todo aquello que se encuentra amparado por la propiedad industrial.” ( Leticia Mota Antúnez, “Los contratos tecnológicos en México”, Universidad Iberoamericana, Tesis de Licenciatura en Derecho, México, 1991.). Dicho concepto, como se puede advertir, constituye el preámbulo apropiado para entrar de lleno en el objeto del presente estudio y está íntimamente ligado al proceso de cooperación tecnológica que hoy prevalece entre los estados mas desarrollado y los en vías de desarrollo.

3. Breve reseña de la legislación comercial nacional e internacional que protege los conocimientos tecnológicos, objeto de los contratos tecnológicos.

A nivel nacional la fuente legal de protección de los conocimientos tecnológicos se encuentra en el art.584 del Código Civil: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.

Esta norma trata al conocimiento tecnológico como una especie de propiedad, por lo que la mayoría de los autores nacionales lo asimilan a un derecho real, si bien existen otros que señalan que, teniendo algunos aspectos comunes con el derecho de dominio, se trata de un derecho de naturaleza especial. Al mismo tiempo, la norma del art.584 remite su regulación a leyes especiales, lo que hoy en día se traduce en la Ley N°19.039 que Establece Normas Aplicables a los Privilegios Industriales y Protección de los Derechos de Propiedad Industrial y su reglamento.

En materia constitucional, la fuente de protección y regulación del conocimiento tecnológico como derecho se encuentra en el art.19 N°25. “La constitución asegura a todas las personas: N°25: “El derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida de su titular.

El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello de conformidad a la ley.

Se garantiza también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establece la ley”. Así también el art.19 N°24, que garantiza a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

Según algunos autores no estaría claro en la fuente constitucional mencionada si el Estado protege la invención propiamente tal o bien la patente de invención que resulta de dicha invención.

A nivel internacional la protección de la propiedad del conocimiento tecnológico se basa en el Convenio de París, de 20 de marzo de 1883, que consagra un sistema de patentes, ratificado por Chile en 1991.

También el Convenio de la OMPI (Organización Mundial de Propiedad Industrial) de 1967, al que adhirió Chile en 1975, entre muchos otros tratados de carácter regional (NAFTA, Grupo Andino, Acuerdo de Madrid de 1891, tratado de México de 1902, Convención de Río de Janeiro de 1906, Tratado de Cooperación de Patentes, etc.).

4. El contrato tecnológico. Definición, tipos y características.

Los contratos tecnológicos son definidos por doña Leticia Mota Antúnez (Op. Cit.) como “... aquéllos acuerdos de voluntades mediante los cuales una persona llamada proveedor ejecuta un trabajo de investigación y desarrollo, y/o transmite determinados conocimientos tecnológicos especializados, y/o concede la explotación de patentes, certificados de invención y/o derechos de autor susceptibles de uso industrial y/o asesora por cierto proceso, servicio o producto a otra persona denominada adquirente, quien en la mayoría de los casos da a cambio una remuneración”.

Los tipos de contratos tecnológicos son variados y se caracterizan por integrarse unos a otros la mayor parte de las veces. Así se puede mencionar el Contrato de Asistencia Técnica, el Know-How, la Franquicia, el Engineering, la Licencia, el Contrato Informático, el Contrato de Escrow, etc.

Además se puede agregar el Contrato de Royalty o Contrato de Regalías, objeto del presente estudio, al cual se refieren en nuestra legislación sólo el Compendio de Normas de Cambios Internacionales, Capítulo XVI, que indica que no es obligatorio que las divisas adquiridas para el pago de regalías se liquiden en el mercado cambiario formal. Lo mismo se señala en el art.42 de la Ley N°18.840 Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.

5. El Contrato de Royalty o Contrato de Regalías. Definición de la regalía o royalty.

Como se dijo, existen sólo dos normas que se refieren indirectamente en nuestra legislación a los contratos de regalías por la vía de regular, en lo que a la materia de liquidación de divisas se refiere, las regalías propiamente tales.

Respecto de los royalty o regalías se debe señalar, en una primera aproximación, que los autores se refieren a ellas no como a un contrato sino que, como la propia norma citada primeramente, como al monto que deba pagarse por el derecho a utilizar o explotar una marca comercial, una patente de invención, un modelo industrial, un know-how o una obra literaria, científica, musical o artística. Es decir, se trata del precio de los contratos tecnológicos, elemento de la esencia de los mismos.

Así, don José Bravo Ortíz, en su obra “Nuevos contratos tecnológicos” (Editorial Jurídica ConoSur Ltda., septiembre de 1996), define la regalía o royalty como el precio del contrato tecnológico, es decir la “... suma de dinero que se ha acordado y que debe ser pagada por el adquirente para la transferencia de la tecnología. En los contratos tecnológicos el precio recibe el nombre de “royalty”, en castellano “regalía””. Agrega el mismo autor que dicho precio es fijado generalmente de común acuerdo entre las partes. También se define a la regalía como la ganancia lícita que corresponde al autor de una obra intelectual o artística protegida legalmente, definición que se remite tácitamente al contrato de licencia, respecto de los cuales se suele definir también a la regalía como regalía de explotación o canon de entrada.

Así, por ejemplo, don José Luis Bravo Ortíz (Op. Cit.), al tratar el contrato de licencia, se refiere al precio de la licencia como regalía indicando que se trata de la suma de dinero que el licenciante debe pagar al licenciatario por la concesión de la licencia.

En el mismo sentido P. Moreno Breuer (“Tratado de patentes de invención”, Vol. 2, España, 1984), señala que la regalía es “... todo pago hecho para gozar del uso de una patente y que suele ser comprendido en los contratos de tecnología, o bien, por extensión, el precio en estos contratos... “.

No obstante lo anterior, y consecuente con la afirmación hecha, de manera extensiva puede denominarse genéricamente a todos los contratos a que se refiere el Compendio de Normas sobre Cambios Internacionales, Capítulo XVI, del Banco Central, como contratos de regalías, más aún cuando, al definir las características de los contratos tecnológicos, se señaló que es muy habitual que este tipo de contratos o convenciones se contengan unos a otros.

De allí que se pueda aventurar que el Contrato de Regalía o Contrato de Royalty es aquél contrato tecnológico en el cual se pacta un determinado precio, que se puede pagar al ingreso al sistema, de manera mensual, anual o verificadas ciertas condiciones predefinidas en él, para que una persona, llamada proveedor, ejecute un trabajo de investigación y desarrollo, y/o transmita determinados conocimientos tecnológicos especializados, y/o conceda la explotación de patentes, certificados de invención y/o derechos de autor susceptibles de uso industrial y/o asesore por cierto proceso, servicio o producto a otra persona denominada adquirente.

6. Características del contrato de royalty o contrato de regalías.

Por tratarse de un contrato tecnológico, las características esenciales del contrato de regalías o royalty son las siguientes, respondiendo todas ellas a los principios generales de nuestro sistema jurídico contractual:

En otro sentido, y si se atiende a la definición de la regalía o royalty como precio de los contratos tecnológicos, se puede señalar que el Contrato de Royalty o de Regalías tiene una característica que lo diferencias de los demás contratos tecnológicos y es que no se trata de un contrato principal sino que de un contrato accesorio.

Por último, desde ambos puntos de vista, como contrato tecnológico genérico y como contrato en que se pacta el pago de un determinado precio en los contratos que señala el Compendio de Normas de Cambios Internacionales, Capítulo XVI, del Banco Central, el contrato de regalías o royalty contiene habitualmente cláusulas de confidencialidad, de asistencia técnica, de prohibición o limitación para subcontratar, de escrow etc.

7. Modelo de un contrato tecnológico que contiene una cláusula de regalías o royalty.

UNIVERSIDAD POLITECNICA

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VALENCIA

CONTRATO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOLICITADO POR EMPRESAS (indicar aquí el título del contrato). 

Valencia, a .. de ............ 1.9.....

COMPARECEN:

De una parte la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (en adelante UPV), con sede en Valencia, Camino de Vera s/n y en su nombre y representación el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la citada Universidad, D. José Duato Marín, con poderes suficientes para la celebración de este acto en virtud de lo establecido en el Artículo 202 de los Estatutos de la citada Universidad, poderes que no le han sido derogados ni modificados y,

De otra parte .......................... (en adelante ...............) con C.I.F. .................. , con sede en ............. , calle .......... no. ..... que fue constituida ante Notario de ........... D. ................ el ...... de ........... de ......... , inscrita en el Registro Mercantil de ................. el ...... de ....... de ......., y en su nombre y representación D. ........................... actuando en calidad de ...................... con D.N.I. .................. , de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de .............. D...................... en fecha ........ de ......... de .........

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente contrato y, al efecto EXPONEN:

Que el Departamento ................................. de la UPV (en adelante ..............), posee experiencia probada en ...................................., estando por ello la Empresa ............................ interesada en contratar sus servicios.

Y en consecuencia, ambas partes acuerdan las siguientes CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto de este Contrato es la realización por parte del Departamento

................ de la UPV del Proyecto de Investigación y Desarrollo ................................... para la Empresa .................. y a solicitud de la misma.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO.

El Departamento ................. de la UPV acepta realizar esta investigación de acuerdo con el plan de trabajo, personal y presupuesto de gastos que se especifican en la Memoria que se acompaña al presente contrato.

TERCERA.- DURACIÓN.

La duración prevista para el desarrollo del proyecto será de ......... meses, contados a partir de la fecha de la firma del presente contrato, pudiendo éste renovarse de mutuo acuerdo si las investigaciones y desarrollos no hubiesen producido todavía el fruto esperado y ambas partes consideren oportuna su prosecución.

CUARTA.- RESPONSABLES DEL PROYECTO Y DEL SEGUIMIENTO.

El responsable del desarrollo del proyecto por parte de la UPV, será el Profesor .................... adscrito al Departamento ...................... que tendrá como interlocutor válido por parte de la Empresa a D. ...........................

QUINTA.- EMISIÓN DE INFORMES.

El Departamento ................. de la UPV informará regularmente a la Empresa de la marcha de los trabajos. 

Finalizado el proyecto emitirá un informe final estableciendo las conclusiones a que se llegue en el mismo.

SEXTA.- IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO.

Como contraprestación para la realización del proyecto, la Empresa ....................... se compromete a abonar la cantidad de ............ PESETAS que la UPV devengará con arreglo a las siguientes condiciones: el ....... % a la firma del contrato y el resto en ...... plazos trimestrales de ................ PESETAS cada uno, por trimestres adelantados.

Estas cantidades deberán incrementarse con el correspondiente I.V.A.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.

El abono de dichas cantidades se hará efectivo en la c/c núm. 640.001 abierta en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Urbana Rubén Darío (código entidad: 2090, código sucursal: 2832), a nombre de la UPV contra factura dirigida a D. ........................ de la Empresa ..........................

OCTAVA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS RESULTADOS.

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del proyecto de Investigación y Desarrollo (I+D) objeto de este contrato, siempre que esas informaciones no sean de dominio público.

Los datos e informes obtenidos durante la realización de los proyectos conjuntos, así como los resultados finales, tendrán carácter confidencial.

Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, etc. deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, mediante carta certificada dirigida al responsable de la misma en el seguimiento del proyecto.

La otra parte deberá responder en un plazo máximo de treinta días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad sobre la información contenida en el artículo o conferencia. Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita autorización para su difusión.

Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. En cualquiera de los casos de difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente contrato.

NOVENA.- DERECHOS SOBRE PATENTES.

En la medida en que los resultados de la investigación sean patentables, la Empresa ................... tendrá preferencia para depositar las correspondientes patentes, apareciendo como inventores aquellos investigadores de la UPV que hayan participado en las investigaciones. No obstante, la Empresa ............ deberá informar previamente a la UPV de cualquier decisión al respecto.

En caso de que la Empresa ............... no esté interesada por algunos resultados patentables originados en el proyecto, deberá, en los seis meses siguientes a la obtención de los mismos, comunicarlo a la UPV, la cual decidirá si protege y hace explotar dichos resultados.

DÉCIMA.- EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS Y REGULACIÓN DE REGALÍAS.

La Empresa ....................... podrá explotar libremente los resultados, patentables o no, que tuvieran su origen en el proyecto de investigación a que se refiere este contrato.

En contrapartida, la Empresa ........................ deberá satisfacer a la UPV la oportuna regalía, que se definirá:

- A un nivel razonable, teniendo como referencia los procedimientos o productos del mismo tipo existentes en el mercado.

- Considerando las aportaciones intelectuales y financieras respectivas de las dos partes en el proyecto de investigación y en el desarrollo de los procedimientos o del producto.

Dicha regalía será definida en cada caso directamente por los servicios competentes de la UPV y de la Empresa.

UNDÉCIMA.- CARGAS FISCALES.

Todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricación y explotación comercial de los resultados de la investigación serán de cuenta de la Empresa ................. excepto los que correspondan al cliente.

DUODÉCIMA.- SUBCONTRATACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS.

Si por razones comerciales o de cualquier otra índole la Empresa ................... subcontratara la fabricación y/o explotación comercial de los resultados de la investigación, deberá comunicarlo a la UPV y salvaguardar sus derechos respecto a la regalía y secreto estipulados en este contrato.

DECIMOTERCERA.- RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LA EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS.

La Empresa ................... asumirá todas las responsabilidades por las garantías dadas respecto al objeto de su fabricación, suministrado por ella misma a sus clientes.

La UPV no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricación y explotación comercial de los resultados de la investigación.

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Las partes podrán denunciar o modificar el presente documento en cualquier momento por mutuo acuerdo.

Las disposiciones de las cláusulas octava y siguientes subsistirán después de la terminación del presente contrato.

DECIMOQUINTA.- CANCELACIÓN DEL CONTRATO.

La investigación objeto del presente contrato podrá interrumpirse por mutuo acuerdo entre las partes contratantes, bien porque consideren los trabajos finalizados antes del período marcado, o por cualquier otra causa.

El Departamento ............................... de la UPV entregará a la Empresa un informe de los resultados obtenidos hasta el momento de la interrupción y podrá utilizar libremente dichos resultados, siempre que salvaguarde las condiciones estipuladas en las cláusulas octava y siguientes.

DECIMOSEXTA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Si por causas imputables a la UPV no se llevara hasta el fin el proyecto acordado, el contrato quedaría automáticamente rescindido. En tal caso, y si la Empresa desease utilizar los resultados obtenidos se realizará una valoración del trabajo ejecutado y la Empresa .........................., contra el pago del importe de dicha valoración, recibirá un informe de la UPV con los resultados que podrá utilizar en las condiciones que fija el presente contrato.

Asimismo, si la Empresa .................................. pretendiera unilateralmente dar por finalizado el trabajo antes de su terminación, deberá pagar a la UPV el importe del valor del trabajo realizado, más todos los gastos que la UPV haya hecho o tenga comprometidos hasta ese momento, para el desarrollo del proyecto. La Empresa previo pago a la UPV de los importes de los conceptos citados, podrá utilizar los resultados obtenidos en las condiciones que se fijan en este contrato.

DECIMOSÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.

La Empresa .............. y la UPV se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales de Valencia, con renuncia de su propio fuero.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba citados.

POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA

POLITÉCNICA DE VALENCIA

D. José Duato Marín D. ....................

POR EL PROFESOR

RESPONSABLE DEL CONTRATO

D. .....................

8. Bibliografía.

Santiago, octubre de 1999.